淺談設計專利之揭露明確性
文/梁芷菱 專利部主任
設計專利之專利範圍主要以圖式所揭露物品之外觀為準，並得審酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明，以明確界定申請專利之設計的範圍；所以設計專利申請案必須提出充分且足夠的視圖，而且所附之圖式必須足以清楚且完整地揭示申請人所主張的整體外觀設計，而任何揭示於圖式中的部分都是設計專利權範圍的重要元素 。
因此，本文藉由美國法院之相關判決案例，幫助讀者了解美國法院對於設計專利圖式之明確性的審查判斷，以及藉由相關法規幫助讀者了解我國與美國設計專利之揭露明確性規定之差異。
揭露明確性之美國相關判決案例
根據美國專利第112條的B款提及「說明書應歸納出一個或多個請求項，並於其中明確指出發明人認為之申請專利範圍的主題」，雖然前述法條並未規定所指之「明確」必須得「絕對明確」，但是法院對於明確性判斷標準是，如果「無法解釋專利請求項」或「無法解決模糊之專利請求項」，就會被認為是不明確的。
一、圖式不一致不影響專利權範圍明確性的案例---HR v. Mizco
HR美國公司擁有D431,250「手機基座」的設計專利（如下圖所示，簡稱D250專利），原告HR控告Mizco國際公司所供應販賣的產品侵害D250專利，被告Mizco提出D250專利無效及不構成侵權的簡易判決之申請，被告Mizco 主張，D250專利的圖式之間不一致且不完整，無法充分揭露本設計，不符合美國專利法第112條的明確性規定，專利是無效的。
被告指出圖式中4個不一致如下：
(一)第1個不一致（如下圖紅框位置）是FIG.1並未顯示出側臂內側夾塊的位置與基座有重疊，而在FIG.2、3和4中所顯示的側臂內側夾塊的位置與基座是重疊的。
(二)第2個不一致(如下圖藍框位置)是FIG.1顯示出基座頂部是平直的，而在FIG.4和FIG.5所顯示的基座頂部是弧曲的。
(三)第3個不一致是FIG.5看出側臂的位置是在基座的頂部，但FIG.1、4、6都顯示出側臂的位置是靠近基座的底部，FIG.5是上下倒置。
(四)第4個不一致(如下圖黃框位置)是FIG.6清楚地顯示出側臂是梯形，而FIG.1所呈現的似乎是矩形而不是梯形。
地方法院對於被告所指之第1、2及3個不一致處認為其他視圖之間是一致的，而且被告之專家並無法解釋，為何所屬領域具有通常知識者，不會去觀察到其他視圖之一致處，所以地方法院認為前述圖式中的不一致是無關緊要的，並不會使設計的整體外觀不清楚。
再者，對於第4個不一致處認為沒有其他視圖揭露側臂的形狀，由於FIG.6已明確地顯示側臂是梯形的，可清楚揭露D250的整體外觀形狀及特徵；因此，根據美國專利法之規定，已經明確定義出申請專利範圍的主題，所以前述4個不一致處的不一致性，並無法使專利無效。
US D431250圖式間不一致之處
二、圖式不一致影響專利權範圍明確性的案例---Times Three v. Spanx
Times Three 服裝公司（簡稱Times Three）擁有D665558「貼身內衣」的設計專利（如下圖所示，簡稱D558專利）；Spanx公司在喬治亞州北區地方法院提起專利不侵權之訴，確認該公司的內衣產品並未侵害Times Three的D558專利，Spanx主張D558專利的圖式之間不一致且不完整，無法充分揭露本設計，不符合美國專利法第112條的明確性規定，專利是無效的。
Spanx主張D558專利圖式中，FIG.3之裝飾線由衣服後面向上傾斜延伸到衣服前面，此裝飾線對應至FIG.1之裝飾線(如下圖紅虛線位置)位置是一致的，但是FIG.3之裝飾線對應至FIG.2之裝飾線(如下圖藍虛線位置)位置是不一致的。
法院認為D558專利所描繪出不一致裝飾線，符合美國專利審查基準「專利圖式的錯誤和不一致性必須是關鍵性的（重要的），因為這些瑕疵而導致該設計整體外觀不夠明確」；而所屬技藝領域具有通常知識者，無法得知D558專利各視圖所描繪之裝飾線如何對應，只能猜測請求設計；因此，D558專利是不明確的，專利是無效的。
US D665558圖式間不一致之處
我國揭露明確性之相關法規
根據中華民國專利法第126規定「設計專利的說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」，也就是說，說明書及圖式應明確且充分揭露申請專利之設計，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，在說明書及圖式二者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須額外臆測，即能瞭解其內容，據以製造申請專利之設計。
再者，中華民國設計專利審查基準，有針對揭露之明確性進行說明，重點整理如下：
一、圖式各視圖之間投影應一致，例如：左側視圖與右側視圖倒置，則判斷為不一致，使揭露不明確。
二、圖式上有無關設計的線條、陰影、指示線、符號及文字等，應予以刪除。
三、申請專利之設計包含色彩，圖式各視圖所揭露之色彩應一致。
四、圖式各視圖之間比例應一致。
五、圖式所揭露內容應明顯區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」。
六、說明書所載之設計與圖式所揭露之設計應一致，例如：圖式所揭露之設計為「汽車之頭燈」之部分設計，而設計名稱記載為「汽車之前檔板」，則判斷為不一致，使揭露不明確。
結論
綜上所述，根據我國法規，若設計專利圖式中立體圖與六面視圖、圖式外輪廓不一致，或各圖之間無法對應時，會導致無法充分且明確的揭露，使得所屬技藝領域中具有通常知識者未能了解所請求設計的整體外觀形狀，無法據以實現，因而違反我國專利相關法規，該設計專利可能無法取得專利權或被判定無效。
再者，以前述美國案例而言，由於美國對於圖式揭露明確性之規定在於「是否能夠明確定義出申請範圍之主題」，所以會有各圖式之不一致不一定會導致專利權無效之結果。但是若前述美國案例於我國申請時，由於各圖式間之不一致實屬明顯揭露不明確，於申請階段會因為無法符合我國專利法第26條之規定，而無法取得設計專利權。
因此，若申請人欲將外國之先申請案於我國提出申請時，建議進行圖式之重新檢視，必要時作出合法性調整，使圖式明確且完整的揭露，以符合我國專利法之規定。
1.參照葉雪美，設計專利權範圍的解讀—1張圖片勝過千言萬語，2015
2.參見HR U.S.LLC v. Mizco International, Inc.,07 Civ.2394(DGT),2009 WL 890550(S.D.N.Y.Mar.31,2009)
3.參見Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc., 2014WL 683, (S .D N Y Apr 9 )。