亞律國際專利商標聯合事務所

淺談吉普森式請求項

何謂吉普森式請求項

所謂吉普森式(Jepson-type)請求項，其文字通常包括「其特徵在於」之類的用語，其前為前言部分，其後為特徵部分，前言部分應描述申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵，特徵部分則描述有別於先前技術的必要技術特徵。

依據專利法施行細則第20條之規定：『獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。』 

【舉例1】
申請案：一種焊接裝置，包括有：一個A元件；一個B元件，其與A元件之間的技術關聯為「◎」；其特徵在於另包括一個C元件，其與A元件之間的技術關聯為「※」；一個D元件，其與B元件之間的技術關聯為「§」。

其中，前言部分所描述的A、B元件及彼此之間的技術關聯「◎」為先前技術；特徵部分描述的C元件及C元件與A元件之間的技術關聯「※」，以及D元件及D元件與B元件之間的技術關聯「§」為專利發明之特徵。

前案1：一種焊接裝置，其包括有：一個A元件；一個B元件，其與A元件之間的技術關聯為「◎」。

前案2：一種焊接裝置，包括有：一個A元件，其特徵在於：另包括一個C元件，其與A元件之間的技術關聯為「※」；及一個D元件，其與C元件之間之技術關聯為「*」。

吉普森式於審查過程：於審查時，以吉普森式撰寫請求項之優點在於：能清楚將申請案與先前技術作區隔，並突顯申請案之技術特徵，使審查委員在審查時容易了解其發明或創作與先前技術相較之下之特點所在。以前述申請案來看，審查委員僅需針對C元件及D元件之技術特徵作檢索，可使申請案之審查時間縮短，能夠快速取得專利權或核駁意見。

將申請案與前案1作比對，前案1無揭露C元件及D元件，且申請案之A元件及B元件被申請案視為先前技術，同時無其它前案揭露C元件及D元則申請案具有新穎性及進步性，便可取得專利權。

若將申請案與前案2作比對，由於前案2已揭露C元件及D元件，雖然前案2並無揭示B元件與D元件之技術關聯，但是申請案已經將B元件歸屬於先前技術，而審查人員於審查過程中，會將B元件視為先前技術之一部分，相較之下，申請案之進步性較薄弱，審查委員便會發審查意見函給申請人，若申請人無法克服申請案與前案之技術特徵間的差異，則可能無法取得申請案之專利權。

因此，申請人於撰寫專利範圍時，針對A元件或B元件是否界定為先前技術之部分，須多加斟酌，建議先別將任一元件自我承認為先前技術，以免於審查過程中，將申請案之技術特徵受限於前言，雖然使用吉普森式寫法可將申請案與前案間之技術特徵作清楚區隔，使審查時間較為快速，但是相對其專利保護強度可能非牢固型專利。

吉普森式權利範圍之解讀

根據我國專利法施行細則第20條之規定，於解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合，也就是說前言部分亦構成專利權的限制之一種。

依101年度行專訴字第18號提到，『解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。……發明（或新型）之獨立項如係以二段式之形式撰寫，自應於特徵部分明確記載專利申請之發明或創作為解決問題所不可或缺之技術特徵，倘於特徵部分未就前言部分已記載之技術特徵進一步界定其有別於先前技術之必要技術特徵，前言部分所記載之技術特徵即應被推定與該發明（或新型）之先前技術相同，自不得透過發明（或新型）說明及圖式之內容而主張前言部分所記載技術特徵與先前技術有何差異』。

由判決可得知，解讀吉普森式之請求項時，由於吉普森式包含了先前技術特徵的敘述，為申請人自己認為他人之先前技術成果，較不利於專利權人日後之專利維護與權利主張，也就是說，前言記載之元件會作為解讀申請專利之限制，因此，在前言中所列舉先前技術中的元件，建議應盡可能做寬廣地描述。

【舉例2】

一種機械驅動裝置，其包含：一本體；一扭力彈簧，其設於該本體……；其特徵在於：該本體設有……。其中，前言之扭力彈簧屬於下位化名稱，建議可改由上位化名稱，例如彈性元件來替代前言中之扭力彈簧，可將其下位化名稱於附屬項中作進一步界定，減少前言對於申請專利之限制，以取得較廣之專利範圍。

【舉例3】

一種電腦系統，其特徵在於包括：A；B；以及C。此種寫法在專利範圍解讀上，則專利名稱視為前言，換言之，專利名稱視為專利範圍之限制，例如：一種由影像攝影分析解讀手勢動作之智慧型電腦系統，其專利名稱已限制須利用影像攝影作為技術手段，當另一申請專利非藉由影像攝影作為技術手段時，就不落入其專利保護範圍了。

因此，此種吉普森式請求項之專利名稱，會影響申請專利範圍之解讀，對於非必要性之詞彙是否需要撰寫，須要多加思考及佈局。

結論

以吉普森式撰寫申請專利範圍能夠清楚表示發明/新型技術特徵之所在，有利於專利案件之審查與專利範圍之閱讀及解釋，但是容易受限於前言或專利名稱之限制，因此，撰寫專利範圍時，應依照各國格式調整其專利範圍，盡可能以寬廣及上位化名稱撰寫獨立項，盡可能不作多餘之限制，以取得較廣之專利保護範圍。