亞律國際專利商標聯合事務所

何謂審查意見通知?

根據我國專利審查基準第2篇發明專利實體審查第七章：
「申請案經審查認定有不准專利事由時，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無不准專利事由之請求項通知申請人，如有檢索報告，應一併檢附，使申請人得依據審查意見通知提出申復或修正。在『無須或無法進行檢索』之情形而未對部分或全部請求項進行檢索時，應於審查意見通知中載明未進行檢索之請求項及事由。於撰寫不准專利事由時，應指出其理由及引據之法條，若有引證文件時，應進一步指出其對應之段落，例如：認定請求項不具新穎性或進步性時，或在檢索後以引證文件認定說明書之記載不符可據以實現要件時，應敘明引證文件中對應請求項之段落，一併通知申請人。」。

根據專利法第46條第1項，所謂不准專利事由包括：不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不符記載要件、不具發明單一性、不具產業利用性、分割導入新事項、核准後所為分割與原申請案核准審定之請求項屬相同發明者、修正導入新事項、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、改請導入新事項，以及不具新穎性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則、不具進步性。

由前述可知，當智慧局認為申請案有不予專利事由，會透過發給審查意見通知函，並附具理由、引據之法條以及引證文件對應的段落，提供申請人一個說明的機會，以克服該等不准專利事由。

需特別說明的是，申請案於初審經發給審查意見通知並經申復、修正後，仍可能認定有不准專利事由，此時將有再次發出審查意見通知的可能。

收到審查意見通知後之注意事項

在收到審查意見通知後，在進行回應之前，應注意下列事項：

1.確認指定申復期間
國內申請案：文到次日起2個月，並得申請延長1次，總計指定期間以不超過4個月為原則。
國外申請案：文到次日起3個月，並得申請延長1次，總計指定期間以不超過6個月為原則。

2.檢視審查委員引用之引證文件是否具有適格性
一般來說，引證文件需要符合申請前已公開且能為公眾所知悉此項條件，也就是說，引證文件公開、發表的時間需要早於申請案的申請日才可以拿來引用，唯審查新穎性的時候申請在前公開在後的前案也視為申請案的前案之一。若審查委員所引用之引證文件不具適格性，即使引證案內容與申請案相似亦不構成威脅。

3.詳讀審查意見通知書
收到審查意見通知書後，應詳細研讀審查委員的核駁理由及引證文件，根據審查意見通知的具體內容進行答辯。

審查意見通知回應方案

根據審查意見通知的具體內容，以下為幾種常見的應對方式：

1.併入暫准項
當審委並未核駁部分請求項(暫准項)時，根據發明審查基準所述「經審查認定獨立項具新穎性時，其附屬項當然具新穎性」以及「經審查認定獨立項具有進步性時，其附屬項當然具有進步性」，因此，可以將暫准項併入獨立項以使獨立項具專利性，通常能夠依此加速取得專利權。但也不能排除審查委員在發現新引證案的情況下，再次發出審查意見書。

2.直接答辯
若申請人不認可審查委員之審查意見(如審查委員未引用明確之證據時)，可結合專利法以及專利審查基準相關規定，並配合論述本案相較於引證文件之有利功效或是補充實驗數據，從法律與技術兩個方面進行答辯。

3.修改獨立項
若申請人認為審查委員之審查意見合理，為了凸顯本案技術特徵，申請人能夠根據申請時申請專利範圍、說明書以及圖示所揭露之內容修改獨立項，同時論述本案之有利功效，藉此與引證文件區隔。

4.申請面詢
若申請人對於不明確的問題或是有問題想與審查委員進行溝通，可以透過面詢的方式與審查委員直接討論。雖然在申請專利後至審定前，均可申請面詢，但申請人在收到專利審查意見通知書後申請面詢，因此時爭點已確立，提出面詢最具實益。

透過面詢的方式，有利審查委員更清楚明瞭申請案的核心所在，對於發明技術領域通常知識者的技術水準及與先前技術差異特徵的判斷，將會更精準正確。申請人若需申復修正也可一次修正到位，大幅減少溝通成本，更提升審查效能。

結論

綜上所述，本文係簡單說明何謂專利審查意見通知，並簡單整理申請人收到審查意見通知的注意事項以及幾種應對方式。希望能藉由前述說明，在申請人收到我國審查意見通知時，能夠根據審查意見通知的具體內容進行答辯或對應修改獨立項，並能夠適時地提出面詢申請以增加專利核准的可能性。此外，除了上述幾種常見的應對方式之外，必要時亦可藉由提出分割/改請或主張國內優先權等方式進一步取得專利權。